商标专利

如何在国外注册商标?

发布时间:2015-06-28 20:03:07.0

我国的企业要在国际市场上一展身手,参与国际这个大舞台上,首先应该注意将其商标向国外申请注册。因为只有取得商标权,商标受到法律保护,商标权人才能在注册国放心大胆地做贸易,才能长期稳定地占领该国市场。尽管目前中国在全世界各个国家的商标注册总量不足5万件,但是,在向国外申请注册中,发现被他人抢注的商标却很多,还有由于提供不出实际使用证据而不能取得注册的商标也很多。分析其原因,除了中国的某些企业商标意识不强,申请注册不及时以及不注意保存商标实际使用证据等原因,恐怕与中国大部分企业不了解国际上商标授权的两大原则有直接的关系,所以才造成了应该取得注册的商标而没有取得注册的结局。为了让中国企业在向国外申请商标注册方面少走弯路,多快好省地申请商标注册,全面、及时地使其商标得到法律保护,本文将介绍申请国际商标注册时,中国企业应注意的国际上商标授权的两大原则。

 

一是以大多数欧洲国家和中国为代表的“注册在先”原则。注册在先,在程序上是以商标局收到申请书的日期为准,经登记编号,按照申请在先,编号在先的原则优先获准注册。这种做法,实际上也是一种通过注册获得商标专用权的原则,谁先注册专用权就归谁。“注册在先”的原则有许多优越性,它的主要特点是,获得注册的商标专用权具有稳定性,注册后的商标今后就不会再产生商标专用权的纠纷。

 

包括我国在内的世界上约有一半国家采用“注册在先”的原则。这些国家是:中国,日本,德国,法国,丹麦,阿富汗,阿尔及利亚,阿根廷,奥地利,比利时,荷兰,卢森堡,前捷克,多米尼加,埃及,玻利维亚,巴西,保加利亚,智利,哥伦比亚,哥斯达黎加,古巴,意大利,科威特,黎巴嫩,利比里亚,墨西哥,蒙古,利比亚,摩洛哥,尼泊尔,芬兰,希腊,危地马拉,洪都拉斯,匈牙利,冰岛,伊朗,瑞典,叙利亚,多哥,土耳其,乌拉圭,委内瑞拉,南斯拉夫,尼加拉瓜,挪威,巴拉圭,秘鲁,波兰,葡萄牙,罗马尼亚,萨尔瓦多,沙特阿拉伯,索马里,西班牙,苏丹。

 

除上述国家外,另一些国家是采用“使用在先”的原则。“使用在先”的含义是指二个或二个以上用于同一品种的相同或近似商标之间的产品生产或销售日期的先后,其生产和销售日期在先的,称为“使用在先”。采用“使用在先”的做法实际上是通过使用,获得商标专用权,先使用者可优先获得专用权。“使用在先”原则的采用者以英美等国家为代表。其特征是,商标的专用权只决定于商标的使用,注册只不过是增强其效力而已。“使用在先”的原则保护了首先使用者的权益,但也有明显的不足之处,这就是获得注册的商标没有稳定性。任何使用在先的商标,尽管后来已停止使用,但仍可对使用在后,但已获得注册而且业务范围广泛的注册商标专用权提出异议,从而干扰了市场的正常运转。还有地区性的问题如果某一商标只在某一地区或某一城镇使用,并不涉及到整个领土,那么它的专用权地区的归属还须通过公众评论来作出决定。如果这个商标仅仅是在某一地区使用,其专用权就限于该地区,商标主如果想把它扩大到其它地区,则必须开展宣传,让其它地区的消费者也知道,才能扩大专用权覆盖面。

 

最原始的商标使用在先原则可以理解为:要想在一个国家申请商标注册,必须在申请之前已经将其在该国进行了实际使用,否则,申请人无资格向该国递交注册申请。但是,随着全球贸易的发展,世界贸易大循环的形成,越来越多的国家改变了最初僵硬的商标授权原则,使得这种原则变得柔和了。以美国为例,对外国申请人而言,可以基于四种基础向美国提出注册申请:①以实际使用为申请基础,以实际使用为基础申请商标注册对于申请人是最为有利的。有利之处在于:费用低、时间短、取得注册相对容易。②以打算使用为申请基础,采用这种基础提出申请的是申请人在提出申请的时候,还没有在申请的国家进行实际的商标使用,而是准备在一段时间后使用。基于这种基础申请商标注册,相对而言,费用高一些,时间长一些,审查标准严一些,申请手续复杂一些。为什么要这样呢,其原因是,审查官认为该商标尚未在美国使用,所以就应该严格按照标准审查,如果基于实际使用,审查官会认为,既然该商标已经在美国实际使用了,而且在实际使用中没有发生法律纠纷,所以在审查该商标的显著性方面会稍微宽松。基于打算使用提出的申请,即使通过了审查,也过了异议期,注册证也不会马上发下来。这时就比基于实际使用多了一道程序,基于打算使用提出的申请,实质审查通过后,申请人要等到其商标在美国进行了实际使用,然后必须签署一份使用宣誓书,同时提供两张实际使用标签,才能申请美国专利商标局颁发的注册证。从商标申请通过审查批准到申请人对其商标投人实际使用的期限为两年。申请人如果在第一个半年内不能完成实际使用,必须要申请第二个半年的延期。也就是说,申请人在两年内可以申请四次延期。如果超过了两年的期限,还不能提供实际使用证据,商标申请就作废了。由此可以看出,基于打算使用申请既时间长,而且费用也多。③对外国人而言,可以基于本国的注册。基于本国注册提出的申请不需要提供使用证据,但是申请人必须提供本国商标主管当局出据的注册证明,而且申请注册的商标与商品必须与本国的注册完全一样。④对外国人而言,可以基于本国的商标注册申请。基于本国的申请提出的注册申请,申请人也要提供本国商标主管当局出据的申请证明,而且只有申请人本国的申请取得注册后,美国专利商标局才能批准注册。

 

采用“使用在先”原则的国家有:英国,美国,阿尔巴尼亚,安提瓜,澳大利亚,巴哈马群岛,塞浦路斯,多米尼加,厄瓜多尔,斐济,冈比亚,巴林,孟加拉,巴巴多斯,百慕大,英属维尔京群岛,文莱,布隆迪,加拿大,约旦,肯尼亚,列支敦土登,马拉维,马来西来,马耳他,毛里求斯,摩纳哥,加纳,圭亚那,海地,印度,印度尼西亚,伊拉克,爱尔兰,牙买加,沙捞越,塞舌尔群岛,塞拉利昂,新加坡,苏里南,瑞士,坦桑尼亚,泰国,特立尼达棗多巴哥,突尼斯,荷属安的列斯群岛,新西兰,乌干达,扎伊尔,赞比亚,尼日利亚,巴基斯坦,巴拿马,菲律宾,波多黎各,卢旺达,沙巴,非洲知识产权联盟(喀麦隆,中非共和国,刚果(布),象牙海岸,达荷美,加蓬,上沃尔特,毛里塔尼亚,尼日尔,塞内加尔,乍得,多哥)。

 

了解“使用在先”和“注册在先”原则的具体做法和优缺点,其目的是为了克服这二种注册原则带来的弊端,并尽可能地避免其中出现的矛盾。在实行“使用在先”的国家里,企业应保留好自己最先使用的各种单据,以便在万一商标被人抢先注册时,可以凭使用单据向当地专利局进行交涉,请求撤销抢先注册商标的专用权。在实行“注册在先”原则的国家里,因为商标局并不要求在申请注册时提供使用证据,企业可以尽可能地提前提出自己注册申请,这样,不但自己的商标不会被他人抢先注册,而且可以抢在他人之前,完成商标注册工作。

 

办理申请国外商标注册的途径很多,概括起来,有二条,一条是申请人自己寻找,联系国外代理,直接办理注册申请工作;另一条是申请人委托国内代理注册机构代为办理。申请人委托国内代理机构后,只要出具一份委托书,国内代理机构便将作为申请人的代理,同国外取得联系,包揽所有通信、函电往来、文字翻译、公证、认证等一系列注册业务资料的处理,从而免去了申请人在申请工作中的大量事务性工作。但是国内代理机构不能直接和国外专利局联系,更不能直接向所在国提出商标注册申请,因而仍需要在国外寻找合适的代理,通过代理来办理注册业务,所以,寻找、联系国外代理是办理国外商标注册工作必不可少的一环。

 

国外专利局所接受的代理需具备一定的条件,他们必须是所在国的公民,在该国有固定的地址,在办理时,要求代理人提出书面的注册申请委托证据,以证明其接受委托来代办注册中的一切事务。因此,该代理必须有办事能力,在当地有较高的声誉,对注册工作认真、负责、一丝不苟。

 

在实际工作中,申请人在联系代理,办理国外商标注册时,常常采用以下几种方法:

根据介绍去函联系。这是一种推荐式的联系方法。信函中需说明了解该代理的资料来源,如通过介绍,一般来说介绍者与对方已有较长的业务合作关系史,信函中要列举介绍人的姓名、企业名称,以引起对方的重视和信任,说明申请人与介绍者的关系,如介绍者在对方的心目中有很高的信誉,对方会对今后的业务发展充满信心,这样,可使注册工作进展顺利,较快完成。

 

自我介绍联系。这是一种自我推荐的联系方法。申请人往往在报纸上、广告中、资料里或其它方法获得代理的姓名和通信地址。由于过去彼此之间毫无接触,更无业务往来,也不够了解。申请人通过自我介绍方式用信函进行联系时,要说明申请人的状况,企业性质,业务范围,讲明自己的要求,主动提供必要的文字资料。如对方有疑问的话,应及时答复,以树立对方对申请人办事能力的信任感。但因申请人对对方也缺乏了解,因而,申请人也必须谨慎从事,开始的业务量不宜过大,先从少量的注册业务开始,以后逐步扩大。所需付的费用逐项付出,不要一次性预付给对方大笔款项,争取在业务的联系中建立起彼此的信任感。

 

会谈后主动通信联系。这种联系条件比较成熟些,双方彼此都有一些了解。申请人往往在学术讨论、讲座或业务场合认识了国外代理,已有初步的接触,但没有涉及到具体业务,因此在委托办理注册业务进程中,必须从头做起,详细地介绍材料和要求。

 

第二次合作通信。这种通信往往是在第一次业务告段落或中断几年后的重新合作。由于以往有过业务关系,彼此已经了解,有过愉快的合作和信任。所以信函无需太长,只说明自己的要求即可。对方也会从过去的合作中理解申请人的意图。

 

增加注册内容通信。这是彼此之间的业务延续和补充,常常用于扩大注册范围,增加注册内容等等。因增加的内容和第一次的注册业务有某种联系,如同一商标,二个类别等,因而可以委托代理向专利局提出要求,把申请后一类别的注册视同第一次申请来对待。

 

通过通信来寻找代理,联系商标注册业务是国际上通常采用的一种方法,在实际业务中采用哪一种具体做法,要根据申请人自己的实际情况来确定。为了在注册申请过程中有一个良好的开端,第一封信函尤为重要,要求简洁、扼要,把问题和要求说清楚,对所申请注册的商标的中英文名称、汉语拼音、申请注册类别、范围等都要写清楚,并附上商标实样。

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